A Decisão equivocada do STJ no caso NEBACETIN x NEBACIMED:
como a coexistência de marcas semelhantes pode favorecer a Empurroterapia
Deborah Portilho e Tais Capito
Revista UPpharma nº 192 – Ano 44, Julho/Agosto 2021, p.46-47.
Quando se trabalha há muitos anos em determinada área, geralmente, pode-se dar um “diagnóstico” de imediato, apenas com base na experiência do profissional. Isso é válido para qualquer área, incluindo a Medicina e, também, o Direito, in casu, para conflitos marcários na área farmacêutica. Mas, no caso NEBACETIN x NEBACIMED, nem é preciso muitos anos de prática para se verificar que o uso do prefixo NEBA – que identifica uma família de marcas muito conhecida no mercado – não poderia ser utilizado por empresa concorrente, sob pena de confusão ou, no mínimo, de associação indevida dos produtos.
Justamente por essa razão, a empresa Takeda Pharma GmbH, então titular da marca NEBACETIN[1], juntamente com sua subsidiária, Takeda Pharma Ltda., ajuizaram uma ação de nulidade do registro da marca NEBACIMED[2], em nome da Cimed Indústria de Medicamentos Ltda., com base na existência da marca NEBACETIN, objeto de três registros no INPI, bem como na existência das demais marcas registradas que compõem a “família NEBA”: NEBA-SEPT, NEBA-SEPTIC, NEBACIDERME, entre outras.
Nesse sentido, as Autoras alegaram que, além da possibilidade de confusão e de associação indevida dos produtos, a Cimed estaria se aproveitando do fundo de comércio da Takeda, consubstanciado pelo uso e registro da marca NEBACETIN – a qual está no mercado há mais de 45 anos –, o que configuraria ato de concorrência desleal.
Em sua defesa, a Cimed alegou que o prefixo NEBA seria de uso comum, tendo em vista ser formado pela aglutinação das primeiras sílabas dos princípios ativos que compõem o medicamento – Sulfato de NEomicina e BACitracina Zíncica -, havendo inclusive outros registros de marcas compostos por esse mesmo radical. Ademais, a Ré afirmou que não haveria risco de confusão para os consumidores, já que as marcas NEBACETIN e NEBACIMED seriam suficientemente distintas. Esse também foi o entendimento adotado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, para justificar o ato administrativo que manteve a concessão do registro da marca NEBACIMED, não obstante os processos administrativos instaurados pela titular da marca NEBACETIN, antes e depois da concessão do registro.
A despeito da posição do INPI, o Juiz Marcelo Leonardo Tavares, da 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro, acatou os argumentos da Takeda Pharma e declarou a nulidade do registro da marca NEBACIMED, fundamentando sua decisão no fato de o radical NEBA não ser de uso comum e de, efetivamente, haver risco de associação e/ou confusão pelos consumidores. De modo a demonstrar que o termo NEBA não é descritivo do princípio ativo, como afirmado pela Ré e pelo INPI, o magistrado asseverou:
A alegação dos réus não passa por questionário simples: se um médico fosse prescrever o medicamento a partir dos princípios ativos, receitaria NEBA ou NEBAC com algum tipo de complemento ou sulfato de neomicina e bacitracina zíncina? Um consumidor comum de NEBACETIN seria capaz de deduzir deste termo que os princípios ativos são sulfato de neomicina e bacitracina zíncina? Se a resposta a estas perguntas for negativa, e são, como se pode concluir que NEBA ou NEBAC é descritivo ou mesmo sugestivo dos princípios ativos?
Essa irretocável decisão foi mantida em segunda instância pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região – TRF2, mas foi reformada pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, pois os Ministros daquela corte entenderam que o termo NEBA não seria passível de exclusividade, tendo em vista que marcas farmacêuticas, compostas a partir da aglutinação dos prefixos dos princípios ativos que compõem os respectivos medicamentos, são consideradas “fracas”, sem originalidade, devendo o titular da marca mais antiga arcar com o ônus de conviver com outras semelhantes.
Nesse aspecto, como bem exposto pelo Exmo. Juiz Marcelo Leonardo Tavares, a sílaba inicial do princípio ativo Neomicina é NEO, e não NE. Assim sendo, se a origem da marca NEBACIMED fosse, de fato, a aglutinação das duas primeiras sílabas dos princípios ativos do medicamento, a marca seria NEOBACIMED, o que conferiria a ela maior distintividade quando comparada com NEBACETIN e ainda reduziria a possibilidade de confusão e/ou de associação pelos consumidores.
Mas, como o STJ entendeu que essas marcas podem coexistir, a indesejável confusão entre os medicamentos poderá resultar em desvio de clientela do produto original, seja tal desvio decorrente de erro, confusão e/ou de associação por parte dos próprios consumidores, ou como consequência da prática conhecida como “empurroterapia”.
Como o próprio nome indica, essa prática consiste no ato de balconistas “empurrarem” medicamentos de determinados laboratórios, em substituição aos de referência e tradicionalmente solicitados, recebendo, para tanto, uma comissão sobre a venda. E a existência de marcas e embalagens semelhantes facilita essa prática antiética, pois quanto mais semelhantes forem as marcas e as embalagens dos medicamentos, maiores as chances de os consumidores aceitarem a substituição.
Assim, os laboratórios que utilizam esse “combo” de artifícios antiéticos, qual seja, “marca e embalagem semelhantes às de uma marca famosa + pagamento de comissão”, se aproveitam não apenas do fundo de comércio e dos investimentos alheios em publicidade, mas também da boa-fé dos consumidores que confiam na recomendação dos balconistas. E essa prática, certamente, já devia ser conhecida e coibida pelo judiciário.
Entretanto, como a Propriedade Industrial sequer faz parte da grade curricular da grande maioria das faculdades de Direito, não é de se estranhar que alguns conflitos de marca – particularmente aqueles relacionados às marcas farmacêuticas, que são facilmente “diagnosticados” por um advogado com experiência na área – não sejam reconhecidos por alguns magistrados.
Enfim, para concluir, vale mencionar que, coincidentemente, a empurroterapia foi objeto de uma recente investigação jornalística pela equipe do Fantástico (TV Globo), em matéria transmitida em 16.05.2021, e a Cimed, titular da marca NEBACIMED, foi citada como um dos laboratórios que realizam o pagamento das citadas comissões, tendo, inclusive, ofertado uma viagem para a Disney a uma balconista pela venda do multivitamínico LAVITAN. Contudo, em nota enviada para a TV Globo, o laboratório informou que não compactua com a empurroterapia…
© Deborah Portilho* e Tais Capito** – julho de 2021
[1] Atualmente de titularidade de Darwin Prestação de Serviços de Marketing Ltda.
[2] PROCESSO Nº 0144202-13.2014.4.02.5101 (2014.51.01.144202-2)
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*Advogada especializada na área de Propriedade Industrial, Mestre em Propriedade Intelectual e Inovação pela Academia do INPI e com MBA em Marketing pelo Ibmec/RJ; sócia-diretora da D.Portilho Consultoria & Treinamento em Propriedade Intelectual; membro do Conselho Consultivo e de Ética da Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial (ABAPI) e membro também da ABPI, da ASPI e do PTMG – Pharmaceutical Trade Mark Group.
**Advogada, com atuação na área de Propriedade Intelectual há 10 anos, Presidente da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB/SP – Subseção Jabaquara, especializada em Direito Empresarial pela PUC/SP, sócia-diretora da Capitto Marcas e Patentes Ltda e Membro da Associação Paulista da Propriedade intelectual – ASPI.
