PIBD – Propriété Industrielle Bulletin Documentaire: La Documentation Française – Institut National de la Propriété Industrielle , nº 812, 15 juillet 2005, Partie 2 Doctrine d’après l’article de Deborah Portilho: “Abandoned marks: ‘recycling’ trademarks – the Brazilian scenario”, in Trademark World, 177, may 2005, p. 31-34
Le point de départ de cet article est Ia présence, dans le registre brésilien des marques, d’un grand nombre de marques « abandonnées » par leur propriétaire. Deborah Portilho avance plusieurs explications à ce phénomène et propose une solution pour pallier les inconvénients qu’il engendre.
Si le fait que le registre regorge de marques non utilisées peut s’expliquer sur le plan juridique – il n’est pas besoin, au Brésil, de prouver l’usage d’une marque lors de son renouvellement -, ce sont surtout des arguments économiques qu’invoque D. Portilho: mondialisation oblige, les grandes sociétés ont réduit leurs portefeuilles de marques pour se concentrer sur quelques marques phare. Ainsi, cite l’auteur à titre d’exemple, lês marque brésilienne de Nestlé pour désigner des barres chocolatées, Iolo et cri, ont été abandonnées au profit des marques utilisées pour désigner ces produits dans d’autres pays, milky bar et crunch.
Lauteur s’intéresse plus particulièrement à l’industrie pharmaceutique où les fusions-acquisitions, contrairement aux autres secteurs, ont eu pour conséquence de voir grossir les portefeuilles de marques. Pourtant, on y compte également un grand nombre de marques abandonnées. En effet, les laboratoires, avant de commencer à lancer un nouveau médicament, ont coutume de déposer plusieurs demandes d’enregistrement de marque dans l’espoir qu’une au moins sera enregistrée. C’est ainsi que plusieurs marques seront enregistrées mais qu’une seule será utilisée.
Par ailleurs, le choix d’une marque de médicament est soumis à des contraintes spécifiques, surtout pour les médicaments similaires à des médicaments de référence. Les combinaisons interessantes disponibles tendant à se raréfier, les laboratoires tentent de s’approprier les marques abandonnées et lancent des actions en déchéance pour défaut d’usage. Ce type d’action peut ne pás être couronnée de succès car une marque non utilisée au Brésil mais qui continue à l’être hors du pays peut être sauvée de Ia déchéance grâce à sa renommée à l’étranger. Plusieurs cas de jurisprudence impliquant des grands groupes pharmaceutiques sont relates dans l’article.
Afin d’éviter ces litiges et de donner satisfaction aux entreprises en mal de signes disponibles, D. Portilho propose Ia création d’une banque de marques abandonnées, sur Internet par exemple, offertes à Ia vente. Ce système de « recyclage » serait bénéfique pour tout le monde: les titulaires de marques pourraient céder des titres pour l’enregistrement et le maintien desquels ils ont investi tandis que les sociétés souhaitant acquérir des marques non utilisées pourraient le faire sans risquer une action en justice. Même abandonnée, rappelle l’auteur, une marque reste un actif doté d’une valeur marchande négociable.
